TƯ VẤN GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT CHỒNG LẤN QUYỀN TRONG BẢO HỘ NHÃN HIỆU VÀ TÊN THƯƠNG MẠI

Câu hỏi: Kính chào Công ty Luật HTC Việt Nam. Ngày 19/5/2007, Cục SHTT đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 641XX cho nhãn hiệu xi măng cho Công ty tôi. Nhưng đến năm 2010, một công ty khác cho rằng nhãn hiệu Công ty tôi trùng với tên thương mại của Nhà máy xi măng của họ, do đó yêu cầu Cục SHTT Việt Nam hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ số 641XX. Nhờ các luật sư tư vấn giúp tôi xem là bên Công ty kia làm vậy có đúng không, và liệu Công ty của tôi có bị hủy hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hay không? Tôi xin cảm ơn.

Trả lời

Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi về Công ty Luật HTC chúng tôi. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

1. Căn cứ pháp lý

- Công ước Paris

- Bản khuyến nghị WIPO 1999

- Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009;

- Nghị định 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;

- Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;

- Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30 năm 06 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007;

- Nghị định số 105/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.

2. Nội dung tư vấn

a, Thế nào là xung đột chồng lấn quyền trong bảo hộ nhãn hiệu và tên thương mại

Một kết quả sáng tạo có thể được bảo hộ dưới các hình thức khác nhau của quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) do đó dẫn đến hiện tượng bảo hộ “chồng lấn” và hiện tượng xung đột quyền trong bảo hộ các đối tượng SHTT. Hiện tượng bảo hộ chồng lấn xảy ra khi một sáng tạo được một cá nhân hoặc một tổ chức bảo hộ dưới nhiều hình thức khác nhau của quyền SHTT.

Trên thực tế, rất nhiều doanh nghiệp đã lấy chính tên thương mại của mình để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Và vì nhiều lý do khác nhau, có rất nhiều trường hợp tên thương mại của một doanh nghiệp trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thương mại và/hoặc nhãn hiệu đã được bảo hộ của chủ thể khác. Từ đây đã làm phát sinh hiện tượng xung đột quyền trong việc bảo hộ nhãn hiệu và tên thương mại.Xung đột quyền trong bảo hộ nhãn hiệu và tên thương mại xảy ra khi: (i) dấu hiệu được bảo hộ trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn; (ii) các dấu hiệu này được bảo hộ đồng thời dưới hình thức tên thương mại và nhãn hiệu; (iii) các dấu hiệu này được bảo hộ cho các chủ thể quyền khác nhau.

b, Những vấn đề nảy sinh do xung đột chồng lấn quyền

Chồng lấn trong bảo hộ SHTT có thể phá vỡ cấu trúc tổng thể của hệ thống SHTT và có thể:

– Xóa mờ các ranh giới của các chế định bảo hộ SHTT;

– Làm cho bản thân các đối tượng SHTT được bảo hộ trở nên ít mang tính phân biệt hơn;

– Gây ra các chi phí không cần thiết cho chủ sở hữu quyền, chủ thể quyền, các bên tham gia tố tụng, bên thứ ba và công chúng;

– Đòi hỏi việc thiết lập các lý thuyết và nguyên tắc mới để giải quyết vấn đề chồng lấn trong bảo hộ quyền SHTT;

– Gây khó khăn cho các cơ quan thực thi (hành chính, hình sự hoặc tư pháp) trong việc giải quyết các vụ việc về SHTT có yếu tố chồng lấn;

– Gây ra sự cạnh tranh không lành mạnh và lạm dụng việc bảo hộ quyền một cách thái quá.

c, Giải quyết xung đột chồng lấn quyền trong bảo hộ nhãn hiệu và tên thương mại theo quy định pháp luật

Thứ nhất, tên thương mại theo quy định pháp luật sở hữu trí tuệ

Theo Khoản 21 Điều 4 Luật SHTT Việt Nam, tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh. Khu vực kinh doanh là khu vực địa lý nơi chủ thể kinh doanh có bạn hàng, khách hàng hoặc có danh tiếng. Kết cấu của tên thương mại gồm hai phần: Phần mô tả và phần phân biệt (tên riêng). Để được pháp luật SHTT bảo hộ dưới danh nghĩa là tên thương mại của tổ chức, cá nhân, cần phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều 78 Luật SHTT, bao gồm: (i) Chứa thành phần tên riêng để phân biệt; (ii) Không trùng và tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ trước đó; (iii) Không trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với tên thương mại của người khác đã sử dụng trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.

Quyền SHCN đối với tên thương mại được xác lập trên cơ sở thực tiễn sử dụng hợp pháp tên thương mại đó tương ứng với khu vực (lãnh thổ) và lĩnh vực kinh doanh mà không cần thực hiện thủ tục đăng ký.

Thứ hai, giải quyết hiện tượng xung đột quyền trong bảo hộ nhãn hiệu và tên thương mại

Điều 73(5) Luật SHTT quy định trường hợp nhãn hiệu không được bảo hộ nếu chứa đựng: “Dấu hiệu làm hiểu sai lệch, gây nhầm lẫn hoặc có tính chất lừa dối người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ, tính năng, công dụng, chất lượng, giá trị hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ”.

Liên quan đến tên thương mại, theo quy định trên, nếu nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với tên thương mại của người khác đến mức gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của sản phẩm thì sẽ không được pháp luật bảo hộ.

Điều 74(2) điểm k Luật SHTT quy định một trong những trường hợp để nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt và bị từ chối bảo hộ nếu nhãn hiệu đó là dấu hiệu trùng hoặc tương tự với tên thương mại đang được sử dụng của người khác, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ.

Như vậy, về nguyên tắc, để được pháp luật bảo hộ, dấu hiệu hoặc các dấu hiệu được sử dụng làm nhãn hiệu phải không được trùng hoặc tương tự với tên thương mại đang được sử dụng của chủ thế khác.

Bên cạnh đó, Điều 78(3) Luật SHTT cũng quy định một trong những tiêu chí để xác định khả năng phân biệt của tên thương mại – điều kiện để tên thương mại được bảo hộ là tên thương mại không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác hoặc với chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ trước ngày tên thương mại đó được sử dụng.

Thứ ba, trường hợp nhãn hiệu bảo hộ có chứa yếu tố xâm phạm quyền SHCN đối với tên thương mại

Pháp luật SHTT ghi nhận nguyên tắc tôn trọng quyền được xác lập trước. Theo đó, quyền SHCN có thể bị huỷ bỏ hiệu lực (đối với các quyền được xác lập theo văn bằng bảo hộ) hoặc bị cấm sử dụng (đối với các quyền không cần xác lập trên cơ sở văn bằng bảo hộ) nếu xung đột với quyền SHTT của tổ chức, cá nhân khác được xác lập trước. Liên quan đến nhãn hiệu và tên thương mại, nếu có xung đột quyền xảy ra trên thực tế thì quyền SHCN đối với đối tượng nào được xác lập sau có thể sẽ bị hủy bỏ hoặc bị cấm sử dụng.

Trong trường hợp nhãn hiệu bảo hộ có chứa yếu tố xâm phạm quyền SHCN đối với tên thương mại, bên bị xâm phạm quyền có thể yêu cầu Cục SHTT Việt Nam hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ hoặc/và khởi kiện ra tòa án yêu cầu bồi thường thiệt hại. Để có thể kết luận có hay không yếu tố xâm phạm quyền, cần căn cứ vào ít nhất hai yếu tố sau:

(i) Việc sử dụng dấu hiệu bị xem xét có thuộc quyền sử dụng hợp pháp của người sử dụng không? Để đưa ra được kết luận về vấn đề này, cần xem đối tượng được xem xét có được pháp luật bảo hộ không, bảo hộ trong phạm vi nào;

(ii) đối tượng được xem xét có trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thương mại được bảo hộ của chủ thể khác không? Thời hiệu thực hiện quyền yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu là năm năm kể từ ngày cấp văn bằng bảo hộ, trừ trường hợp văn bằng bảo hộ được cấp do sự không trung thực của người nộp đơn

d, Tư vấn cụ thể trong trường hợp của khách hàng

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu của Công ty bạn được cấp ngày 19/05/2007 nên tùy vào thời điểm tên thương mại của công ty bên kia được cấp văn bằng trước hay sau ngày 19/05/2007 mà xem xét việc hủy hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu của Công ty bạn là đúng hay sai.

Nếu tên thương mại “Nhà máy xi măng” của Công ty kia đã được xác lập trước văn bằng bảo hộ nhãn hiệuxi măng của Công ty bạn thì việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu phía Công ty bạn được xác định là xác lập sau, Cục SHTT Việt Nam có thể sẽ ra Quyết định hủy bỏ hiệu lực Giấy đăng ký nhãn hiệu số 641XX

Trên đây là những ý kiến của chúng tôi. Công ty Luật TNHH HTC Việt Nam hân hạnh đồng hành cùng khách hàng trong việc giải quyết mọi vấn đề pháp lý. Hãy liên hệ với chúng tôi để được sử dụng dịch vụ tư vấn một cách tốt nhất.

(Vân Anh)

Để được tư vấn chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH HTC Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà đa năng, Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

ĐT: 0989.386.729; Email: [email protected]

Website: https://htc-law.com; https://luatsuchoban.vn

---------------------------------------------

Xem thêm bài viết có liên quan:

Hành vi xâm phạm nhãn hiệu-những dấu hiệu nhận biết

Quy trình thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Tư vấn về nhãn hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu khác đã được đăng ký

Hướng dẫn thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu